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Mittelbare Patentverletzung oder Mittäterschaft

Von Dipl.-Ing. Joachim Gerstein, Hannover

Eine unmittelbare Patentverletzung setzt die Verwirklichung sämtlicher Merkmale eines Patentanspruchs voraus. Hieran fehlt es oft bei der Zulieferung von Teilen an einen Kunden, der durch Zusammenbau dann ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt. Der Zulieferer ist bei einer solchen häufig vorkommenden Situation nicht unerheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt. Es gilt, die Risiken zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung zu treffen.

Bei einer Patentverletzung wird unterschieden zwischen einer unmittelbaren Patentverletzung durch Verwirklichung aller Merkmale eines Patentanspruchs und einer mittelbaren Patentverletzung durch Lieferung eines im Patentanspruch enthaltenen Mittels an einen unmittelbaren Patentverletzer.

Unmittelbare Patentverletzung

Der Umfang, in dem ein Patent Schutz bietet (Schutzbereich), ist durch die Patentansprüche des erteilten Patents festgelegt. Die Herstellung, das Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen eines derart patentgeschützten Gegenstandes ist nach § 9 Patentgesetz (PatG) verboten. Ein Verstoß auch in Unkenntnis des Patents begründet einen Anspruch des Patentinhabers auf Unterlassung und bei schuldhaftem Verhalten auch Schadensersatzansprüche. Hierzu reicht bereits Fahrlässigkeit – z. B. durch Unterlassen zumutbarer Maßnahmen zur Verhinderung von Patentverletzungen – aus.

Für eine Patentverletzung ist in erster Linie derjenige verantwortlich, der ein Erzeugnis herstellt, anbietet oder in Deutschland in den Verkehr bringt, das alle Merkmale eines Patentanspruchs aufweist. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit darüber hinaus auch diejenigen als Mittäter belangt werden können, die zu der Verwirklichung der Patentverletzung beigetragen haben.

Voraussetzungen einer Mittäterschaft

Als Mittäter ist ein Zulieferer für eine eigentlich von seinem Kunden begangene Patentverletzung mitverantwortlich, wenn die Verletzungshandlung gemeinschaftlich begangen wurde. Voraussetzung ist ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken von Zulieferer und Kunde (§ 830 Abs. 1 S. 1 BGB). Dies kann z. B. eine Anstiftung des Kunden zur Patentverletzung oder eine vorsätzliche Förderung der Patentverletzung sein. Zulieferer und Kunde müssen sich somit zusammengetan haben, um sozusagen in gemeinsamer Verantwortung ein Produkt herzustellen. Auf die Kenntnis eines dem Vorhaben entgegenstehenden Patents kommt es hierbei nicht an. Entscheidend ist, dass der Zulieferer in Kenntnis des Endproduktes, in dem das Zulieferteil eingesetzt werden soll, das Zulieferteil an den Kunden liefert.

Es reicht für eine Tatbeteiligung aus, wenn der Mittäter ungenügende Vorsorge gegen eine mögliche Rechtsverletzung getroffen hat. Daher führt bereits das fahrlässige Ermöglichen einer Patentverletzung zur Tatbeteiligung, sofern eine Rechtspflicht verletzt wurde.

Sorgfaltspflichten

Es besteht die Pflicht für jeden Gewerbetreibenden, sich mit zumutbarem Aufwand Kenntnis darüber zu verschaffen, ob eine Ware patentverletzend ist oder nicht. Dies kann durch eine Patentrecherche mit „Freedom-to-operate“-Gutachten oder im Falle des Importeurs durch Rückversicherung der Patentfreiheit beim Hersteller erfolgen. Was ist aber nun zumutbar?

Im Falle eines am Import von patentgeschützten MP3-Geräten beteiligten Spediteurs hat der BGH eine Grenze der zumutbaren Prüfungspflicht gezogen (Az. Xa ZR 2/08 – „MP3-Player-Import“). Generell trifft einen Spediteur keine Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch eine transportierte Ware. Erst wenn dem Spediteur konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen, kann eine Pflicht zur Einholung von Erkundigungen und ggf. zur eigenen Prüfung der Ware entstehen. Der Spediteur ist allerdings eine Ausnahme, da er keine Verfügungsgewalt über von ihm transportierte Erzeugnisse hat, um patentverletzende Handlungen (Herstellung, Vertrieb, Import, Gebrauch und Besitz) vornehmen zu können.

Ein Importeur von im Ausland hergestellten Erzeugnissen hat in Deutschland eine Herstellerfunktion, so dass für ihn dieselben hohen Anforderungen an eine Schutzrechtsprüfung gelten wie für Hersteller. Dies gilt insbesondere für den Import aus Ländern wie China, Taiwan oder Russland.

Einem Risiko der Mittäterschaft sind aber auch im Ausland tätige Firmen ausgesetzt, die in Kenntnis der Bestimmung des Produktes (z. B. Import nach Deutschland) an Kunden patentverletzende Produkte mit Gefahrenübergang im Ausland verkaufen.

Auch ein Projektpartner, der im Auftrag eines Kunden an einer unmittelbaren Patentverletzung mitwirkt, darf sich nicht einfach auf die Erfüllung der Prüfungspflicht durch seinen Kunden verlassen. Eine vertragliche Regelung zur Übertragung der Prüfungspflicht auf den Kunden reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass der Projektpartner tatsächlich die Einhaltung einer solchen Vertragspflicht überprüft und ggf. vom Kunden geeignete und zumutbare Maßnahmen einfordert, um die Schutzrechtslage zu prüfen.

Haftungsrisiko des Mittäters

Wer als Mittäter an einer Patentverletzung mitwirkt, haftet für eine Patentverletzung durch den Kunden gesamtschuldnerisch (§ 840 Abs. 1 BGB). Das bedeutet, dass der Zulieferer neben seinem Kunden im vollen Umfang für die eigentlich vom Kunden begangene unmittelbare Patentverletzung einzustehen hat, sofern er nicht mit der gebotenen Sorgfalt die Schutzrechtslage geprüft hat. Der Schadensersatz bemisst sich wahlweise auf Basis einer angemessenen Lizenzgebühr oder nach dem Gewinn des Patentverletzers. Durch die gesamtschuldnerische Haftung kann der Patentinhaber vom Zulieferer nicht nur den Gewinn des Zulieferers, sondern auch den Gewinn seines Kunden, d. h. des unmittelbaren Patentverletzers, fordern.

Mittelbare Patentverletzung

Die Mitwirkung an einer Patentverletzung durch Anbieten oder Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element einer Erfindung beziehen, d. h. von Teilen, die zur Verwirklichung sämtlicher Merkmale eines Patentanspruchs durch den unmittelbaren Patentverletzer genutzt werden, ist durch den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG) explizit geregelt. Eine solche Mitwirkung geht über die oben erläuterte Mittäterschaft und Störerhaftung für eine unmittelbare Patentverletzung hinaus.

Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung

Die entscheidende Frage ist, ob ein Beitrag zur Patentverletzung geleistet wurde. Hierzu müssen sich die angebotenen oder gelieferten Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Weiterhin müssen diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sein, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Wesentliche Elemente einer Erfindung sind alle in einem Patent genannten Mittel, ohne die das patentgeschützte Erzeugnis nicht funktionsfähig ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Mittel ansonsten frei verwendbar sind oder nicht.

Ein Zulieferer leistet regelmäßig keinen Beitrag zur Patentverletzung, wenn allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse geliefert werden, die in vielerlei Weise eingesetzt werden können. Bei solchen Massenwaren – wie Nägel, Schrauben oder Standardbauteile der Elektronik – ist es dem Anbieter nicht zuzumuten, sich Kenntnis über die geplante Verwendung durch den Kunden zu verschaffen.

Sorgfaltspflichten

Der mittelbare Patentverletzer musste entweder wissen, dass das gelieferte Mittel für die Benutzung der Erfindung verwendet werden soll oder es musste eine hinreichend sichere Erwartung für die patentverletzende Bestimmung bestehen.

Tatsächlich wird der Zulieferer üblicherweise in die Produktentwicklung seines Kunden mit eingebunden, um ein an den Einsatzzweck angepasstes Produkt zu liefern. Der Zulieferer kennt dann die Bestimmung des von ihm gelieferten Teils. Damit wird der Zulieferer regelmäßig die für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche Kenntnis von der Eignung und Bestimmung des gelieferten Teils für die vom Kunden geplante Nutzung haben.

Der Zulieferer kann sich nicht darauf berufen, dass er das Patent nicht kannte. Auf die tatsächliche Kenntnis der Existenz eines Patentes kommt es – wie auch bei der unmittelbaren Patentverletzung – nicht an.

Haftungsrisiko des mittelbaren Patentverletzers

Neben dem Schadensersatz, der z. B. auf Basis des Gewinns des Zulieferers berechnet werden kann, läuft der Zulieferer auch noch Gefahr, von seinem Kunden als eigentlicher unmittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommen zu werden. Dieser kann sich in der Praxis oftmals darauf berufen, dass ihm der Zulieferer eine mangelbehaftete Sache geliefert habe, die aufgrund des Patentes nicht für die vorgesehene Bestimmung nutzbar ist (Rechtsmangel).

Fazit

Als Zulieferer sollte man sich auf keinen Fall auf den Hersteller eines Endproduktes verlassen, sondern selbst oder zusammen mit dem Kunden sorgfältig die Schutzrechtslage prüfen. Nur durch eine „Freedom-to-Operate“-Analyse zur Schutzrechtslage lassen sich die hohen Anforderungen an Unternehmen zur Prüfung der Schutzrechtsfreiheit der gelieferten Produkte erfüllen. Standardklauseln in Lieferverträgen zu Rechtsmangelhaftung und ggf. Freistellung des Kunden bei Schutzrechtsverletzungen erhöhen das Haftungsrisiko.

Foto: Panthermedia/Merzavka

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