Artikel erschienen am 04.12.2018

Gewerbliche EU-Schutzrechte im UK

Was passiert im Falle eines „ungeregelten Austritts“?

Von Dr. rer. nat. Anatol Spork, Hamburg | Dr. iur. Alexander Thünken, LL.M., Hamburg

Fest steht, dass der Austritt des UK aus der EU (Brexit) am 29.03.2019 um 23 Uhr britischer Zeit rechtskräftig werden wird. Unberührt vom Brexit bleiben Schutzrechte, die im Rahmen von sonstigen internationalen Abkommen normiert sind, deren Mitglied das UK sowie die Union selbst und/oder die verbleibenden Mitgliedstaaten sind. Fraglich bleibt allerdings, welche Auswirkungen der Brexit auf das europäische System der gewerblichen Schutzrechte hat, d. h. solche Schutzrechte, die auf Unionsrecht basieren. Was geschieht mit den europäischen Patenten, Marken und Designs?

Der „ungeregelte Austritt“ des UK wird mehr und mehr von der utopischen Dystopie zur realistischen Conclusio

Art. 50 Abs. 2 EUV sieht vor, dass, nach der Absichtserklärung eines Mitgliedstaats auszutreten, die Union auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates mit diesem Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aushandelt, wobei auch der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt werden soll. Ein solches Abkommen würde idealerweise auch das weitere Vorgehen bezüglich der EU-Schutzrechte im UK abschließend regeln. Sollte ein derartiges Abkommen zwischen der Union und dem UK allerdings nicht zustandekommen, muss das austrittswillige UK die Gemeinschaft auf dem Weg des „ungeregelten Austritts“ verlassen („No deal“-Szenario). Vor dem Hintergrund der kürzlich (Sept. 2018) in diesem Kontext veröffentlichten Richtlinien des britischen Wirtschaftsministeriums wird nachfolgend insbesondere die Auswirkung eines solchen „No deal“-Szenarios auf bestehende und zukünftige europäische Schutzrechte beleuchtet.

„Äquivalenter“ Marken-/Designschutz für EU-Marken/Designs im UK nach einem „ungeregelten Austritt“

Hauptsächlich betroffen sind solche gewerblichen Schutzrechte, die einheitlichen Schutz in der gesamten EU gewähren (sog. „Unitary IP rights“). Dabei handelt es sich um EU-Marken und EU-Designs („Gemeinschaftsgeschmacksmuster“). Dem Vernehmen nach wird die Regierung des Vereinigten Königreiches dafür sorgen, dass jene Schutzrechte auch nach einem „harten“ Brexit im Vereinigten Königreich gültig und durchsetzbar bleiben, und zwar indem „äquivalenter“ Marken- bzw. Designschutz geschaffen wird. Getrennt behandelt werden indes EU-Marken- und EU-Designanmeldungen und EU-Marken- und EU-Design-Eintragungen.

Unternehmen bzw. Personen, die zum Zeitpunkt des Brexit Inhaber von EU-Marken- und EU-Design­anmeldungen sind, werden ab dem Austrittsdatum neun Monate Zeit haben, um ein identisches natio­nales Schutzrecht anzumelden, wobei die Priorität der EU-Anmeldung (einschließlich einer etwaigen Seniorität) in Anspruch genommen werden kann. Die Kosten für eine solche Anmeldung richten sich nach den Gebühren des UKIPO. All dies gilt auch für Schutzerstreckungen von IR-Marken und Internationaler Designs auf die EU.

Die Regierung wird nach eigenen Angaben weiter dafür sorgen, dass Unternehmen bzw. Personen, die zum Zeitpunkt des Brexit Inhaber eingetragener EU-Marken und EU-Designs sind, ein neues äquivalentes nationales Schutzrecht zugewiesen wird, das zum Zeitpunkt des Austritts Gültigkeit erlangt. Vollmundig wird angekündigt, dass all dies mit „minimalem administrativen Aufwand“ vonstatten gehen soll. Dabei wird darauf Wert gelegt, dass die Marke bzw. das Design so behandelt werden wird, als ob es dem Recht des Vereinigten Königreiches unterliegt. Die Inhaber werden offenbar verständigt, dass ein neues nationales Schutzrecht zu ihren Gunsten abgezweigt wurde. Sofern ein Inhaber kein nationales Schutzrecht wünscht, besteht die Möglichkeit des „Opting out“.

All dies ändert nichts daran, dass eingetragene EU-Marken oder Gemeinschafts­geschmacksmuster in allen anderen EU-Mitgliedstaaten ihre Gültigkeit behalten.

EU-Patente mit einheitlicher Wirkung und europäische Patente ohne einheitliche Wirkung – es bestehen erhebliche Unterschiede

Der Brexit lässt die UK-Mitgliedschaft in der Europäischen Patentorganisation (EPO) unberührt, da es sich hierbei um eine zwischenstaatliche Organisation handelt. Im Rahmen der Verträge des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteilte europäische Patente, d. h. sog. Bündelpatente ohne einheitliche Wirkung, zerfallen nach dem einheitlichen Erteilungsverfahren in ein Bündel nationaler Patente. Fragen der Verletzung oder Nichtigkeit dieser europäischen Patente fallen daher nach den Maßgaben der EuGVVO (Art. 4, 7 Abs. 2, 24 Nr. 4 EuGVVO) unter die nationale Gerichtsbarkeit im jeweiligen Vertragsstaat. Demnach bleiben auch nach dem „ungeregelten Austritt“ des UK bestehende Abreden bezüglich des britischen Teils europäischer Patente weiterhin wirksam. Im Rahmen der Erteilung eines europäischen Patents gemäß EPÜ wird auch weiterhin das UK als Vertragsstaat benannt werden können; bereits heute können auch für beteiligte Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie z. B. die Schweiz, Norwegen oder Türkei europäische Patente erlangt werden.

Ganz anders stellt sich die Lage bezüglich des geplanten EU-Patents mit einheitlicher Wirkung dar. Grundlage hierfür ist die bereits in Kraft getretene aber noch nicht wirksame Europäischen Patentverordnung (EPatVO). Als EU-Verordnung adressiert diese zunächst nur EU-Mitgliedstaaten, wonach sich die einheitliche Wirkung des EU-Patentes nach dem Brexit nur im Rahmen einer weitergehenden Vereinbarung zwischen dem UK und der EU auch auf britisches Hoheitsgebiet erstrecken könnte.

Ungeachtet dessen hängt die Wirksamkeit der EPatVO aber zunächst von dem Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ab. Im April 2018 hat das UK als nunmehr 16tes Land, das im Februar 2013 unterzeichnete EPGÜ, ratifiziert. Ungeachtet des über alledem schwebenden Brexit bedarf es zum Inkrafttreten des EPGÜ nunmehr noch der Ratifikation durch die Bundesrepu­blik Deutschland.

Nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens wurde im März 2017 eine Verfassungsbeschwerde gegen die Ratifikation des EPGÜ erhoben (Az. 2 BvR 739/17). Auch wenn die Stellungnahmen zahlreicher relevanter Institutionen und Organisationen der Verfassungsbeschwerde kaum Erfolgsaussichten zugestehen, hat das Bundespräsidialamt dem üblichen Prozedere folgend auf Ersuchen des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) in die Aussetzung des Ratifikationsverfahrens bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache eingewilligt.

In diesem Kontext ist somit von entscheidender Bedeutung, wann das BVerfG über die anhängige Verfassungsbeschwerde entscheidet, was nach jetzigem Stand (Anfang November 2018) weiterhin unklar ist. Einem ersten Szenario folgend (I) tritt das EPGÜ noch vor dem Brexit in Kraft, wodurch das UK völkerrechtlich zum EPGÜ-Vertragsmitgliedstaat wird. Fraglich ist dann, ob eine Beteiligung des UK am EPGÜ auch nach dem erfolgten Brexit möglich ist und welche Schritte hierfür erforderlich wären. Zunächst ist festzustellen, dass das EPGÜ keine Vorgaben für einen möglichen Austritt eines EPGÜ-Vertragsmitgliedstaats aus der EU oder aus dem EPGÜ selbst enthält. In diesem Sinne scheint nach hL auf Grundlage der Aussagen des EuGHs in dem Gutachten 1/09 ein britischer Verbleib im EPGÜ auch nach dem Brexit rechtlich möglich (z. B. Tilmann, GRUR 2016, 753 und Haberl/Schallmoser, GRuR-Prax 2017, 70), wobei einige Änderungen des EPGÜ und der gesetzlichen Rahmen erforderlich wären, die aber eher technischer Natur sind und wohl keinen neuen Ratifikationsprozess verlangen würden (Ohly/Streinz, GRUR Int. 2017, 1). Ferner wäre ein zusätzliches internationales Abkommen zwischen der EU und dem UK als Folge des Brexit, zur Regelung gewisser Kernfragen unerlässlich, wie z. B. den Vorrang des Unionsrechtes und die Vorlagepflicht an den EuGH in allen Rechtsstreitigkeiten der Jurisdiktion des Europäischen Patentgerichtes (EPatG) (Leistner/Simon, GRUR Int. 2017, 825).

Bezüglich des Inkrafttretens des EPGÜs vor dem anstehenden Brexit (29.03.2019) ist allerdings zu beachten, dass das EPGÜ nach Art. 89 Abs. 1 EPGÜ am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde in Kraft tritt. Um eine Beteiligung des UK am EPGÜ unter diesen Vorgaben zunächst sicher zu stellen, sollte die deutsche Ratifikationsurkunde bis spätestens Ende November hinterlegt worden sein, was unter Berücksichtigung der momentanen Sachlage wiederum eine Zurückweisung der anhängigen Verfassungsbeschwerde durch das BVerfG vor diesem Zeitpunkt erforderlich macht.

Somit wird ein zweites Szenario (II) mit jedem Tag realistischer, wonach der Brexit noch vor dem möglichen Inkrafttreten des EPGÜ erfolgt. In diesem Falle wäre eine Beteiligung des UK am EPGÜ erheblich schwieriger, denn derzeit steht der Beitritt nach Art. 84 Abs. 4 EPGÜ iVm Art. 2 b EPGÜ nur EU-Mitgliedstaaten offen. Die Möglichkeit des Inkrafttretens des EPGÜs auch ohne eine Beteiligung des UK wird dahingegen von der hL bejaht (Hüttermann, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2016, 353).

Somit würde sich im Rahmen des zweiten Szenarios (II) wohl die Frage stellen, ob eine nachträgliche Beteiligung des UK als nicht EU-Mitgliedstaat am bereits in Kraft getretenen EPGÜ möglich wäre. Diesbezüglich nähren die im Rahmen der deutschen Verfassungsbeschwerde diskutierten Kernpunkte, die unter anderem auch auf das Verhältnis des EPGÜ zu EU-Recht abstellen, berechtigte Hoffnung. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere hervorgehoben, dass es sich bei dem EPGÜ um einen internationalen völkerrechtlichen Vertrag und nicht um einen EU-Rechtsakt handelt, wobei das EPGÜ die vertraglichen Grundlagen der EU weder berührt noch in einem besonderen Näheverhältnis zu ihnen steht. Eben diese Distanz zwischen dem EPGÜ und den EU-Verträgen könnte eine britische EPGÜ-Beteiligung nach dem Brexit, obgleich mit zahlreichen Hindernissen verbunden, nicht nur rechtlich möglich sondern auch realpoltisch realisierbar machen.

Britische Gerichte werden auch weiterhin über den britischen Teil europäischer Patente entscheiden; allerdings werden die Urteile keine Auswirkung und/oder Ausstrahlung mehr auf die verbleibenden EU-Staaten haben. Daneben besteht aber weiterhin die berechtigte Hoffnung, dass sich Entscheidungen des zukünftigen EPatG sich auch auf das UK erstrecken werden.

Im UK-Markt in Verkehr gebrachte Erzeugnisse unterliegen nicht mehr zwangsläufig der EWR-weiten Erschöpfung

Das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Schutzrecht ist hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die im Geltungsbereich des entsprechenden Schutzrechtes von dessen Inhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Dieser Erschöpfungsgrundsatz erstreckt sich auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum „EWR“, d. h. für jedes Erzeugnis, das in einem angehörigen Staat entsprechend in Verkehr gebracht worden ist, tritt EWR-weite Erschöpfung ein. Dieser Grundsatz erstreckt sich somit momentan auch auf das UK, endet allerdings mit dem Brexit ohne dahingehende Vereinbarungen, da der EU-Austritt nach h. M. gleichermaßen die UK-Mitgliedschaft im EWR beendet.

Zur Gewährleistung einer gewissen Kontinuität verpflichtet sich das UK, die EWR-weite Erschöpfung zunächst für eine bestimmte Übergangszeit auch nach einem „ungeregelte Austritt“ weiterhin anzuerkennen und danach, sofern möglich, im Rahmen des britischen Gesetzgebungsprozesses auch dauerhaft zu implementieren. Dies heißt allerdings im Umkehrschluss nicht, dass nach einem ‚ungeregelten Austritt‘ entsprechend im UK-Markt in Verkehr gebrachte Erzeugnisse, gleichermaßen der EWR-weiten Erschöpfung unterliegen. Hierfür bedürfte es einer entsprechenden Anerkennung des Fortbestehens des EWR-weiten Erschöpfungsgrundsatzes unter Einbeziehung des UK durch die verbleibenden EWR-Staaten.

Wird somit ein in Kontinentaleuropa unter Schutz gestelltes Erzeugnis mit der Absicht der weiteren gewerblichen Nutzung innerhalb eben dieses Raumes nach einem „ungeregelten Austritt“ im UK-Markt erworben, sollte hierfür um eine entsprechende Erlaubnis durch den Schutzrechtsinhaber ersucht werden.

Bezüglich des Umgangs mit EU-Schutzrechten besteht für die Post-Brexit-Ära weiterhin erhebliche Ungewissheit

Auch wenn einige Punkte keiner weiteren Klärung bedürfen, bleiben zunächst viele Fragen unbeantwortet. Somit besteht erheblicher Bedarf nach abschließenden und erschöpfenden Regelungen, die dem Markt konkrete Handlungsanweisungen bezüglich des Umgangs mit EU-Schutzrechten nach dem Brexit an die Hand geben.

Abkürzungen
Gewerbliche EU-Schutzrechte Gewerbliche einheitliche und unionsweit gültige Schutzrechte
UK United Kingdom, Vereinigtes Königreich
EWR Europäischer Wirtschaftsraum (umfasst auch Norwegen und die Schweiz)
Erschöpfung Ansprüche sind „erschöpft“, wenn Produkte in der EU mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht und weitervertrieben werden.
UKIPO Patent- und Markenamt des Vereinigten Königreichs
h. L. „herrschende Lehre“
h. M. „herrschende Meinung“

Bilder: Fotolia/Ink Drop, Fotolia/Casseb

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